Info bar

Vụ đăng ký nhãn hiệu “Elégance ”: Xu hướng đưa ra nhãn hiệu đối chứng để từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp sau


Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc phúc đáp dự định từ chối bảo hộ của Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) đối với nhãn hiệu “untitled” cho các sản phẩm nhóm 3 & 21 do tương tự với nhãn hiệu “untitled” đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế cho các nhóm 9, 14, 16, 18, 24, 25, & 26. Điều đáng chú ý là hai nhãn hiệu này đăng ký cho các sản phẩm hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn bị coi là xung đột với nhau.

Sự việc

Công ty Albion Co., Ltd. (Nhật Bản) đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “untitled”(“Nhãn Hiệu”) cho các sản phẩm nhóm 3 & 21 tại Việt Nam. Tuy nhiên, Cục SHTT ra thông báo dự định từ chối bảo hộ nhãn hiệu này vì cho rằng Nhãn Hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ như qui định tại Điều 74.2e Luật SHTT do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký trước “untitled” cho các sản phẩm thuộc các nhóm 9, 14, 16, 18, 24, 25, & 26 của công ty ELEGANCE PARIS (“Nhãn Hiệu Đối Chứng”).

Không đồng ý với ý kiến từ chối của Cục SHTT, ngày 17/10/2016, Công ty Albion, thông qua đại diện là Công ty Quốc tế D&N, đã nộp công văn phúc đáp để phản đối dự định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Nhãn Hiệu với các lập luận sau:

  • Nhãn Hiệu đăng ký cho các sản phẩm hoàn toàn khác với các sản phẩm mang Nhãn Hiệu Đối Chứng; và,
  • Người nộp đơn đã mua lại từ chủ sở hữu Nhãn Hiệu Đối Chứng toàn bộ các nhãn hiệu copy-of-untitled và untitled đăng ký cho các sản phẩm thuộc các nhóm 3, 18 và 21 tại một số quốc gia trong đó có Việt Nam. Lập luận này được minh chứng bằng bản sao có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng các nhãn hiệu, và kết quả ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu copy-of-untitled được ghi nhận tại Tổ chức SHTT thế giới Wipo giữa chủ sở hữu nhãn đối chứng và Người nộp đơn.

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công ty D&N cung cấp, ngày 24/11/2016, Cục SHTT đã ra Thông báo số 40827/SHTT-NH1 chấp nhận các lập luận của Công ty Quốc tế D&N.

Lời bình:

Theo xu hướng thẩm định hiện hành, nếu nhãn hiệu đăng ký sau mà trùng với nhãn hiệu nộp trước/đăng ký trước thì sẽ bị cản trở bởi các nhãn hiệu nộp trước này cho dù nhãn hiệu nộp sau đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn khác biệt, trừ trường hợp nhãn hiệu đăng ký sau là một từ có trong từ điển và được trình bày theo phông chữ thông thường. Do vậy, các cá nhân/doanh nghiệp cần lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu mới cho mình để tránh bị lặp ý tưởng trong mẫu nhãn hiệu thiết kế, từ đó tránh bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu khi nộp đơn đăng ký với Cục SHTT