Info bar

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu – quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn hiện nay


Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi tắt là “chuyển nhượng nhãn hiệu”). Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ (“Luật SHTT”) hiện hành, việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (gọi là hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu) và hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được ghi nhận tại Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”).

Trong bài viết này, chúng tôi đề sẽ cập đến vướng mắc đáng chú ý mà chủ sở hữu nhãn hiệu có thể gặp phải trong quá trình nộp đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng tại Cục SHTT và hiện nay chưa có lời giải đáp rõ ràng. Cụ thể, Luật SHTT hiện hành có quy định một số điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng nhãn hiệu tại Điều 139, cụ thể “Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu”, trong đó đáng chú ý nhất là việc chuyển nhượng gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu do nhãn hiệu được chuyển nhượng trùng/tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại của Bên Chuyển Nhượng. Thực tiễn trước đây cho thấy quy định nêu trên có thể dễ dàng được đáp ứng nếu Bên Chuyển Nhượng ra tuyên bố từ bỏ hoặc không tiến hành hoạt động kinh doanh sản xuất tại Việt Nam mang tên thương mại của Bên Chuyển Nhượng. Tuy nhiên, gần đây thực tiễn này không còn được Cục SHTT chấp nhận và thay vào đó, một số giải pháp đã được Cục SHTT đưa ra để giải quyết vấn đề nêu trên trong Quy chế thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu Công nghiệp ban hành ngày 31/12/2020 (đây là Quy chế chính thức đầu tiên về thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu Công nghiệp kể từ khi Luật SHTT hiện hành có hiệu lực). Các giải pháp mà Cục SHTT đưa ra gồm:

(i) Bên chuyển nhượng chuyển cho Bên nhận toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại; hoặc

(ii) Bên chuyển nhượng loại bỏ các ngành nghề kinh doanh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu và việc loại bỏ đó phải được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; hoặc

(iii) Bên chuyển nhượng đã giải thể, không còn tồn tại sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu và phải bổ sung được các tài liệu chứng minh; hoặc

(iv) Bên chuyển nhượng đã thay đổi tên sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng sao cho không còn chứa yếu tố trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được chuyển nhượng và việc thay đổi này phải được ghi nhận vào VBBH; hoặc

(v) Các trường hợp đáp ứng được Điều 74.2.k và Điều 139 của Luật SHTT.

Chúng tôi nhận thấy rằng bốn giải pháp (i), (ii), (iii) và (iv) nêu trên chỉ có thể áp dụng trong trường hợp Bên Chuyển Nhượng có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam – nơi có nhãn hiệu đang tiến hành chuyển nhượng. Đối với trường hợp Bên Chuyển Nhượng không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì bốn giải pháp trên là không phù hợp do quyền SHTT đối với nhãn hiệu và tên thương mại chỉ mang tính chất lãnh thổ, vì vậy, khi các đối tượng SHTT nói trên được bảo hộ hay được chuyển nhượng ở quốc gia/vùng lãnh thổ nào, thì nó chỉ có giá trị hiệu lực ở riêng các quốc gia/vùng lãnh thổ tương ứng đó. Do đó, việc yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành việc thay đổi tên thương mại hoặc thay đổi/loại bỏ ngành nghề kinh doanh hoặc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất, thương mại của mình ở quốc gia/vùng lãnh thổ khác ngoài Việt Nam khi chủ sở hữu chỉ có nhu cầu chuyển nhượng nhãn hiệu tại Việt Nam là không phù hợp với thực tế. Chính vì lẽ đó, Điều 6 quater Công ước Paris có quy định về chuyển nhượng nhãn hiệu: “Trong trường hợp luật của một nước thành viên của Liên minh, quy định rằng việc chuyển giao nhãn hiệu chỉ có hiệu lực nếu thực hiện đồng thời với việc chuyển giao cơ sở sản xuất hoặc thương mại có nhãn hiệu, thì điều kiện đủ để công nhận hiệu lực của việc chuyển giao đó là bộ phận của cơ sở sản xuất hoặc thương mại nằm trên lãnh thổ nước đó cũng được chuyển giao cho người nhận cùng với độc quyền sản xuất hoặc bán hàng hoá mang nhãn hiệu tại nước đó” và chúng tôi cho rằng quy định này của Công ước Paris là hoàn toàn phù hợp.

Giải pháp thứ năm (v) nêu trên quy định rất chung chung rằng việc chuyển nhượng phải đáp ứng được Điều 74.2.k Luật SHTT, cụ thể nhãn hiệu được chuyển nhượng không trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ; và đáp ứng được Điều 139 Luật SHTT, cụ thể việc chuyển nhượng không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Tuy nhiên, do không có hướng dẫn cụ thể nên giải pháp này chỉ mang tính hình thức mà không thể áp dụng trong thực tế.

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm lời giải đáp cho vấn đề nêu trên và sẽ cập nhật tới quý vị khi có thông tin mới.

, , , ,