Nghĩa vụ chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam – Những điều chủ sở hữu cần lưu ý

Theo quy định trước đây, chủ sở hữu nhãn hiệu có nhiều thuận lợi khi cần chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu của họ trước yêu cầu chấm dứt hiệu lực đến từ bên thứ ba. Tuy nhiên, với những thay đổi được quy định trong Thông tư 10/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/04/2026, việc chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu của chủ văn bằng đã trở nên khó khăn hơn đáng kể. Bài viết này sẽ chỉ ra những điểm mới trong quy định của pháp luật mà chủ sở hữu cần đặc biệt lưu ý về việc chứng minh sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam.

Nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 và 2025 (gọi tắt là “Luật SHTT”), chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu[1], và nghĩa vụ này phát sinh ngay lập tức kể từ khi văn bằng nhãn hiệu được cấp. Quy định này xuất phát từ chính định nghĩa pháp lý về nhãn hiệu: là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau[2], theo đó, nhãn hiệu là một đối tượng quyền sở hữu công nghiệp nên cần phải khuyến khích việc sử dụng nó trong sản xuất, kinh doanh thực tế. Việc đăng ký chiếm giữ độc quyền một nhãn hiệu mà không đưa nhãn hiệu vào sử dụng sẽ không tạo ra giá trị kinh tế, mà ngược lại, sẽ chỉ sinh ra các nhãn hiệu xác sống (zombie trademarks) cản trở các chủ thể khác có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu một cách chính đáng, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Từ đó, các vấn đề pháp lý được đặt ra là, làm sao để xác định trong trường hợp nào nghĩa vụ này đã bị vi phạm, và chế tài xử lý vi phạm là gì? Bởi trên thực tế, tần suất sử dụng nhãn hiệu phụ thuộc rất nhiều vào năng lực kinh doanh của chủ sở hữu và điều kiện thị trường: khi làm ăn tốt thì doanh nghiệp có nhiều đơn hàng, nhiều giao dịch, và ngược lại, khi tình hình kinh doanh không thuận lợi, việc sử dụng nhãn hiệu của họ cũng trở nên thất thường.

Để giải quyết các vấn đề pháp lý nêu trên, Luật SHTT quy định: việc vi phạm nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu trong một khoảng thời gian ngắn chưa làm phát sinh hậu quả pháp lý; nhưng nếu vi phạm kéo dài chạm đến ngưỡng 5 năm liên tục mà chủ sở hữu không đưa ra được lý do chính đáng sẽ dẫn tới chế tài xử lý được áp dụng, theo đó nhãn hiệu sẽ bị chấm dứt hiệu lực theo yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào.[3]

Nghĩa vụ chứng minh

• Nghĩa vụ chứng minh trong thời hạn ấn định

Khi nhãn hiệu bị bên thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực trên cơ sở không sử dụng, chủ sở hữu có nghĩa vụ phản bác bằng cách đưa ra chứng cứ hay lý do chính đáng cho việc không sử dụng nhãn hiệu hay không? Mặc dù Luật SHTT không có điều khoản nào quy định vấn đề này, nhưng trong các văn bản dưới luật bao gồm Nghị định 65/2023/NĐ-CP trước đây, hay Thông tư 10/2026/TT-BKHCN hiện hành, đều quy định thủ tục xử lý yêu cầu chấm dứt hiệu lực của bên thứ ba phải bao gồm bước gửi thông báo đến chủ sở hữu, ấn định thời hạn để chủ sở hữu nộp ý kiến trả lời, trước khi Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”) ra quyết định chấp nhận hay không chấp nhận chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng. Quyết định của Cục phải dựa trên “cơ sở xem xét thông tin, chứng cứ, lập luận, tài liệu do các bên cung cấp”.[4]

Điều này có nghĩa rằng, nếu chủ sở hữu không đưa ra được chứng cứ sử dụng hoặc lý do chính đáng cho việc không sử dụng nhãn hiệu, thì Cục SHTT hoàn toàn có thể ra quyết định chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đó đối với một phần hoặc toàn bộ danh mục sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký.

Trước đây, thời hạn để chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu quốc gia nộp ý kiến trả lời là 02 tháng kể từ ngày Cục SHT ra thông báo nhưng nay thời hạn này chỉ còn 01 tháng, được gia hạn 01 lần.[5] Đối với nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế, thời hạn này hiện vẫn là 03 tháng, được gia hạn 01 lần. Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu cần đặc biệt lưu ý, nhanh chóng cung cấp chứng cứ trong khoảng thời gian quy định để tránh việc bị Cục SHTT ra quyết định bất lợi.

• Hành vi sử dụng nhãn hiệu

Luật SHTT quy định việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu[6]. Tuy nhiên, việc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu tự thân nó không phải là hành vi sử dụng nhãn hiệu, mà chỉ là căn cứ pháp lý để xác định tính hợp pháp của việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên được cấp quyền sử dụng.[7]

Đồng thời, Luật SHTT quy định rõ việc sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây: [8]

• Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
• Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;
• Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Theo đó, chủ sở hữu cần cung cấp các chứng cứ chứng minh các hành vi nêu trên.

• Chứng cứ về việc sử dụng nhãn hiệu một cách thực chất

Cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Thông tư 10/2026/TT-BKHCN đã lần đầu tiên quy định nhãn hiệu không được coi là được sử dụng trong trường hợp hành vi sử dụng chỉ mang tính hình thức, không phản ánh việc khai thác thương mại thực tế đối với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Một số trường hợp điển hình của việc sử dụng nhãn hiệu không thực chất được liệt kê rõ:[9]

• Việc sử dụng nhãn hiệu chỉ phục vụ hoạt động chuẩn bị kinh doanh, nghiên cứu hoặc thử nghiệm đối với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu mà chưa làm phát sinh giao dịch thương mại hoặc không có bằng chứng rõ ràng về việc triển khai thực tế nhằm đưa hàng hóa, dịch vụ đó ra thị trường;
• Việc sử dụng nhãn hiệu chỉ diễn ra trong phạm vi hoạt động nội bộ của tổ chức nộp đơn, không nhằm mục đích cung cấp hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu ra thị trường;
• Việc sử dụng nhãn hiệu chỉ thể hiện trên tài liệu, báo cáo, thiết kế, trang mạng (trang thông tin điện tử), phương tiện quảng cáo hoặc phương tiện thông tin khác mà không gắn với hàng hóa, dịch vụ dự kiến mang nhãn hiệu và kế hoạch đưa hàng hóa, dịch vụ ra thị trường hoặc đã đưa ra thị trường.

Trước đây, khi chưa có các quy định cụ thể về chứng cứ, Cục SHTT gặp nhiều khó khăn trong việc xác định loại chứng cứ nào là phù hợp, theo đó, Cục SHTT thường phải chuyển tiếp thông báo cho các bên nhiều lần để lấy ý kiến tranh luận, phản biện trước khi ra quyết định về việc chấp nhận hay không chấp nhận chứng cứ chứng minh việc nhãn hiệu đã được sử dụng trên thực tế. Điều này dẫn đến việc thủ tục xử lý thường xuyên bị kéo dài, nhiều vụ phải mất hàng chục năm mới giải quyết xong.

Nay, với quy định mới chặt chẽ và rõ ràng, Cục SHTT có thể xem xét các chứng cứ một cách chủ động và ra quyết định nhanh chóng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với chủ sở hữu nhãn hiệu, việc cung cấp được các chứng cứ đáp ứng quy định mới nêu trên để chứng minh việc sử dụng thực chất nhãn hiệu sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không nắm được quy định và không có sự chuẩn bị đủ kỹ lưỡng.

Cụ thể, chứng cứ chứng minh cần đặt ưu tiên về chất lượng hơn là số lượng, trong đó thể hiện đủ rõ ràng các thông tin cơ bản về chủ thể, thời gian, không gian và đặc biệt, thể hiện đủ rõ ràng mẫu nhãn hiệu và thông tin sản phẩm, dịch vụ như đã đăng ký, bởi theo quy định, việc sử dụng mẫu nhãn hiệu trên thực tế khác biệt với mẫu nhãn hiệu được bảo hộ chỉ được coi là sử dụng nhãn hiệu nếu sự khác biệt này là không đáng kể, không làm thay đổi khả năng phân biệt của nhãn hiệu.[10]

Một điều quan trọng khác cần lưu ý: các chứng cứ cần phải chứng minh được thời điểm sử dụng nhãn hiệu nằm trong khoảng thời gian từ 5 năm đến trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Ví dụ, yêu cầu chấm dứt hiệu lực nộp ngày 01/10/2026, thì chủ sở hữu cần chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/06/2026. Các chứng cứ phát sinh từ ngày 01/07/2026 không được coi là hợp lệ.

Các ngoại lệ theo luật định và trên thực tế

• Ngoại lệ theo luật định

Theo quy định của Luật SHTT, nếu chủ sở hữu đưa ra được lý do chính đáng cho việc không sử dụng nhãn hiệu thì hiệu lực của nhãn hiệu sẽ được tiếp tục giữ nguyên. Mặc dù pháp luật SHTT không có điều khoản cụ thể quy định các “lý do chính đáng” được chấp nhận, nhưng theo chúng tôi, về nguyên tắc, có thể hiểu và áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự và Nghị định 65/2023/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung) về các trường hợp sự kiện bất khả kháng và trở ngại khách quan như là các lý do chính đáng cho việc chủ sở hữu đã không thể thực hiện được việc sử dụng nhãn hiệu trong khoảng thời gian liên quan. Việc đánh giá tất nhiên phụ thuộc trước hết vào tính thuyết phục của chứng cứ và quan điểm của cơ quan có thẩm quyền trong từng trường hợp.

• Ngoại lệ trên thực tế

Ngoài trường hợp ngoại lệ do có lý do chính đáng theo luật định, vẫn có trường hợp mà mặc dù chủ sở hữu không nộp bất kỳ ý kiến phản bác hay chứng cứ sử dụng nào, nhưng Cục SHTT vẫn không chấp nhận yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu.

Theo quan sát của chúng tôi, những trường hợp như vậy thường là do bên yêu cầu đã không nộp kèm các kết quả tra cứu mà Cục SHTT yêu cầu “phải đủ tin cậy” để xác lập các chứng cứ ban đầu cho thấy nhãn hiệu không được sử dụng trên thị trường. Thông thường, Cục SHTT sẽ chấp nhận các kết quả tra cứu của một số đơn vị công như Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại của Bộ Công thương, Tạp chí Thị Trường Giá Cả của Bộ Tài chính, trong khi các kết quả tra cứu internet tự thực hiện sẽ không được chấp nhận. Trong trường hợp đó, chủ sở hữu nhãn hiệu, mặc dù không có lý do chính đáng cho việc không sử dụng nhãn hiệu, vẫn có thể may mắn hưởng lợi khi Cục SHTT quyết định giữ nguyên hiệu lực nhãn hiệu.

Đây là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi bởi điều kiện về chứng cứ ban đầu đối với bên yêu cầu hay hình thức của loại chứng cứ này chưa bao giờ được quy định trong bất kỳ văn bản pháp luật hay quy chế thẩm định nào.

Kết luận

Vấn đề chấm dứt hiệu lực trên cơ sở không sử dụng là một khía cạnh đặc trưng của luật nhãn hiệu. Chủ sở hữu nhãn hiệu nên tham vấn với luật sư, chủ động thu thập, lưu trữ chứng cứ sử dụng để có thể phản bác yêu cầu của một bên thứ ba khi cần thiết.

[1] Khoản 2 Điều 136 Luật SHTT

[2] Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT

[3] Điểm d khoản 1 Điều 95 Luật SHTT

[4] Điểm d khoản 5 Điều 111 Thông tư 10/2026/TT-BKHCN, sửa đổi bởi Thông tư 20/2026/TT-BKHCN (gọi tắt là “Thông tư 10/2026”)

[5] Điểm b khoản 5 Điều 111 Thông tư 10/2026

[6] Khoản 2 Điều 136 Luật SHTT

[7] Điều 141 Luật SHTT

[8] Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT

[9] Khoản 2 Điều 111 Thông tư 10/2026

[10] Khoản 2 Điều 40 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 100/2026/NĐ-CP (gọi tắt là “Nghị định 65/2023”)