“Bình Minh” không tương tự gây nhầm lẫn với “Bình Minh Việt”?
Ngày 25/04/2025 vừa qua, TAND cấp cao TPHCM đã ra phán quyết bác đơn của Công ty Cổ phần Bình Minh yêu cầu xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm ngày 12/07/2024 của TAND TPHCM trong vụ kiện chống lại Công ty Cổ phần Bình Minh Việt nhằm thực thi quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) đối với nhãn hiệu đã đăng ký.
Đây là một trong những phán quyết gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là về vấn đề đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu, khi tòa án ở cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều phủ nhận kết quả giám định của giới chuyên môn, bao gồm Viện Khoa học SHTT thuộc Bộ Khoa học Công nghệ (“KHCN”) và các cơ quan hành chính thực thi quyền SHTT như Thanh tra Bộ KHCN và cơ quan quản lý thị trường (“QLTT”).
Các bên
– Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (gọi gọi tắt là “Bình Minh” hoặc “Bên Nguyên”), thành lập ngày 02/01/2004, có tiền thân là doanh nghiệp nhà nước đã hoạt động trên thị trường từ năm 1977, là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành sản xuất vật liệu nhựa tại Việt Nam, chủ sở hữu các nhãn hiệu “BÌNH MINH”, “NHỰA BÌNH MINH”, “BM & hình” và một số nhãn hiệu liên kết đã được đăng ký cho các sản phẩm ống nhựa.
– Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Việt (gọi tắt là “Bình Minh Việt” hoặc “Bên Bị”), thành lập ngày 23/11/2022, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất ống nhựa PVC. Công ty đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “BVM, Hình” tại Cục SHTT (đã được chấp nhận đơn hợp lệ và đang trong quá trình xét nghiệm nội dung). Ngoài ra, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo “BVM NHỰA BÌNH MINH VIỆT” dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.
Sự việc:
Đầu năm 2023, Bên Nguyên phát hiện một cửa hàng tại tỉnh Long An có bán sản phẩm ống nhựa PVC do Bên Bị sản xuất có mang dấu hiệu “BINH MINH VIET”, và đã yêu cầu Viện Khoa học SHTT thực hiện giám định vi phạm.
Ngày 28/03/2023 Viện Khoa học SHTT ra Kết luận giám định số NH249-23YC/KLGĐ khẳng định: (i) Dấu hiệu “NHUA BINH MINH VIET” gắn trên sản phẩm ống nhựa PVC của Bên Bị là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của Bên Nguyên; và (ii) Các dấu hiệu “BINH MINH VIET” và logo “BVM, hình” của Bên Bị cũng là yếu tố xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ của Bên Nguyên.
Ngày 05/07/2023, Bên Nguyên đã thông qua đại diện sở hữu công nghiệp (“SHCN”) của mình gửi thư cảnh báo cho Bên Bị yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, nhưng không đạt kết quả.
Ngày 28/08/2023, theo yêu cầu của Bên Nguyên, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Long An) tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng – điện nước Quốc Tài (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), tạm giữ 43 ống nhựa mang dấu hiệu “NHUA BÌNH MINH VIET” do Bên Bị sản xuất, và đã yêu cầu Viện Khoa học SHTT thực hiện giám định vi phạm.
Ngày 31/08/2023, Viện Khoa học SHTT đã ban hành kết luận Giám định số NH737-23TC kết luận dấu hiệu “NHUA BÌNH MINH VIET” trên ống nhựa của Bên Bị là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của Bên Nguyên.
Ngày 02/10/2023, cũng theo yêu cầu của Bên Nguyên, Viện Khoa học SHTT một lần nữa ra các Kết luận giám định số NH826-23YC/KLGĐ và NH827-23YC/KLGĐ khẳng định dấu hiệu “NHỰA BÌNH MINH VIỆT” và logo “BVM, hình” mà Bên Bị sử dụng trong tên doanh nghiệp, gắn lên sản phẩm ống nhựa PVC là yếu tố xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu của Bên nguyên.
Ngày 12/10/2023 Nguyên đơn đã nộp đơn khởi kiện tại TAND TPHCM nhằm thực thi quyền SHTT, nhưng sau đó đã rút lại yêu cầu buộc Bên Bị thay đổi tên doanh nghiệp có mang yếu tố “Bình Minh”, chỉ giữ lại các yêu cầu buộc Bên Bị phải: (i) loại bỏ toàn bộ các dấu hiệu “Bình Minh” trên các sản phẩm và các phương tiện kinh doanh; (ii) ngừng việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chứa dấu hiệu xâm phạm; và (iii) buộc xin lỗi, cải chính công khai.
Ngày 28/12/2023, theo đơn yêu cầu của Bên Nguyên, Thanh tra Bộ KHCN đã đến làm việc tại trụ sở Bên Bị để xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi đăng ký tên doanh nghiệp tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ.
Ngày 08/03/2024, Thanh tra Bộ KHCN ban hành Văn bản số 102/Ttra-P3 kết luận: Việc Bên Bị sử dụng yếu tố “Bình Minh” trong tên doanh nghiệp “Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Việt”, trên biển hiệu, phương tiện kinh doanh tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “ỐNG NHỰA BÌNH MINH” được bảo hộ là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Trên cơ sở đó, ngày 10/06/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM có Thông báo số 5494/TB-ĐKKD yêu cầu Bên Bị phải thay đổi tên doanh nghiệp.
Ngày 09/03/2024, Bên Bị trong vụ án nói trên đã nộp đơn kiện ngược lại Bên Nguyên tại TAND TPHCM, vì cho rằng mình không xâm phạm nhãn hiệu, nhưng bị bên kia ngăn cản hoạt động bình thường, hợp pháp và yêu cầu tòa buộc bên kia chấm dứt tất cả các hành vi đó và xin lỗi công khai. Vụ kiện này sau đó được sát nhập vào vụ kiện vi phạm nhãn hiệu nói trên và được coi là yêu cầu phản tố của Bên Bị trong vụ kiện.
Ngày 12/07/2024, TAND TPHCM đã ra phán quyết số 144/2024/KDTM-ST không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào trong ba yêu cầu nói trên của Bên Nguyên, đồng thời cũng không chấp nhận các yêu cầu phản tố của Bên Bị. Phán quyết này của đã bị cả Bên Nguyên và Bên Bị kháng cáo.
Ngày 08/08/2024, Cục SHTT gửi Công văn số 77499/SHTT-NH cho đại diện SHCN của Bên Nguyên, theo đó xác định: “Nhãn hiệu yêu cầu đăng ký của bị đơn không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện với nhãn hiệu theo Giấy chứng nhận số 2187 cấp ngày 11/02/1991, số 73780 cấp ngày 24/7/2006, số 180399 cấp ngày 02/3/2012 của nguyên đơn”
Ngày 25/04/2025, TAND Cấp cao TPHCM đã ra phán quyết không chấp nhận đơn kháng cáo của Bên Nguyên, giữ nguyên bản án sơ thẩm nói trên.
Lời Bình
1. Kết luận giám định của Viện Khoa học SHTT chỉ có giá trị tham khảo
Có thể nói việc TAND TPHCM tuyên bố Kết luận Giám định của Viện KHSHTT chỉ mang giá trị tham khảo, không phải là chứng cứ để giải quyết vụ án đã gây sốc cho giới chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp vốn vẫn tin tưởng rằng ý kiến giám định trên có giá trị pháp lý cao, được thực hiện dựa trên các tiêu chí đánh giá khoa học và khách quan, vì vậy có thể được các cơ quan thực thi pháp luật cũng như tòa án dễ dàng chấp nhận.
Thực tế cho thấy cách nhìn nhận như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro trong các vụ kiện vi phạm quyền SHTT vì có thể khiến chủ sở hữu chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ lập luận và bằng chứng thuyết phục cho trường hợp tòa án có đánh giá độc lập, khác với kết luận giám định.
Trong vụ việc này, Bên Nguyên đã thực hiện giám định từ trước khi khởi kiện và tin tưởng rằng kết luận giám định đó là chứng cứ giải quyết vụ án, vì vậy đã không yêu cầu giám định lại. Tuy nhiên, Bên Bị đã thành công trong việc gieo rắc nghi ngờ về giá trị pháp lý của kết luận giám định bằng việc thuyết phục Hội đồng xét xử rằng các mẫu vật được dùng để giám định chỉ là những sản phẩm mà Bên Bị sản xuất ban đầu để tham khảo thị trường và đã thu hồi ngay sau đó. Trên cơ sở như vậy, tòa phúc thẩm đã đồng ý với bản án sơ thẩm cho rằng kết luận giám định của Viện KHSHTT chưa đủ cơ sở để làm chứng cứ giải quyết vụ án vì “một trong những nguồn dùng để thực hiện giám định không đúng với nhãn hiệu hiện nay”.
2. “Bình Minh Việt” có tương tự gây nhầm lẫn với “Bình Minh”?
Một nhận định khác cũng gây sốc không kém cho giới chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp là việc tòa án chỉ dựa trên việc so sánh tổng thể hình thức trình bày thông tin trên sản phẩm để đi đến kết luận “logo và nhãn hàng in trên ống nhựa của nguyên đơn và bị đơn hoàn toàn khác, không trùng lắp nhau”, mà không phân định rõ phần dấu hiệu có khả năng phân phân biệt (được bảo hộ) và phần dấu hiệu mang tính mô tả (không được bảo hộ).
Khi so sánh hai sản phẩm trên, người có hiểu biết về SHTT có thể nhận thấy ngay rằng nhãn hàng in trên ống nhựa trên bao gồm rất nhiều dấu hiệu không có khả năng phân biệt vì chỉ đơn thuần là thông tin về hình thức pháp lý, địa chỉ, chi tiết mô tả hàng hóa; chỉ có logo và dấu hiệu “BINH MINH VIET” và “BINH MINH” là các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa của hai bên.
Trong vụ việc này, tòa án có so sánh riêng logo của các bên:
nhưng lại bỏ qua việc sánh riêng dấu hiệu “BÌNH MINH VIỆT” và “BÌNH MINH” in trên ống nhựa, khiến cho nhận định của tòa rằng “logo và nhãn hàng in trên ống nhựa hoàn toàn khác, không trùng nhau” còn chưa thỏa đáng và thiếu sức thuyết phục.
Thật khó có thể biết lý do vì sao tòa án đã bỏ qua việc so sánh riêng dấu hiệu phân biệt nói trên, nhưng theo nhận định số [7] của bản án phúc thẩm, có thể ngầm hiểu tòa án cho rằng dấu hiệu “BÌNH MINH VIỆT” chỉ là một phần của tên công ty của Bên Bị, mà Bên Nguyên đã rút yêu cầu khởi kiện về tên công ty, và Toà án cấp sơ thẩm đã đình chỉ giải quyết yêu cầu này. Như vậy, việc Bên Nguyên rút lại yêu cầu này (để xử lý riêng bằng biện pháp hành chính) có thể bị coi là một bước đi thiếu khôn ngoan, làm yếu lập luận chứng minh khả năng tương tự gây nhầm lẫn.
3. Cạnh tranh không lành mạnh – khía cạnh quan trọng bị bỏ qua
Đây là một vụ điển hình về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến SHCN. Đáng tiếc là khía cạnh quan trọng này đã bị bỏ qua, không được đưa ra xem xét trong quá trình xét xử. Việc không viện dẫn điều 130 Luật SHTT về “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” là một thiếu sót lớn, góp phần không nhỏ vào thất bại của Bên Nguyên trong việc chứng minh Công ty Bình Minh Việt xâm phạm quyền SHCN của Công ty Bình Minh.
Cần nhắc lại rằng quyền SHTT được thiết lập để bảo vệ chủ sở hữu, người đã bỏ công sức và tiền bạc để tạo ra tài sản SHTT. Tài sản SHTT có thể là sản phẩm sáng tạo (như sáng chế, tác phẩm văn học nghệ thuật), nhưng cũng có thể là dấu hiệu phân biệt (như nhãn hiệu, tên thương mại…). Đặc điểm của các tài sản SHTT như vậy là có giá trị thương mại, thường được thể hiện bằng uy tín và danh tiếng của thương hiệu trên thị trường. Việc một bên thứ ba sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, về nguồn gốc hàng hóa nhằm lợi dụng danh tiếng và uy tín đó để trục lợi là hành vi trái pháp luật theo luật SHTT và luật cạnh tranh.
Trong vụ kiện này, Bên Nguyên là công ty hoạt động từ lâu đời (gần 50 năm). Thông qua việc đăng ký và sử dụng rộng rãi và liên tục trong thời gian dài tên thương mại “Bình Minh”, cũng như các nhãn hiệu “BÌNH MINH”, “BM, Hình” và các nhãn hiệu liên kết có mang yếu tố phân biệt “BÌNH MINH”, thương hiệu BÌNH MINH đã tạo lập được uy tín và danh tiếng thương mại đáng kể trên thị trường.
Việc một công ty vừa mới ra đời sử dụng thương hiệu có uy tín từ rất lâu trên thị trường của Bên Nguyên để làm thành phần chính cho tên công ty của mình để hoạt động trong cùng lĩnh vực, đồng thời thiết kế logo có hình dáng nhang nhác với nhãn hiệu được bảo hộ của Bên Nguyên cho cùng loại sản phẩm là những dấu hiệu đặc trưng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo điều 130 Luật SHTT và điều 45 Luật Cạnh tranh.
Một cách muộn màng, đại diện Bên Nguyên có đề cập đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Bên Bị trong phần tranh tụng trước tòa phúc thẩm, nhưng không đủ sức thuyết phục với Hội đồng xét xử.
4. “Lợi ích bất ngờ” của việc đăng ký nhiều đối tượng SHTT
Vụ kiện nhãn hiệu “Bình Minh” cho thấy Bên Bị là công ty mới thành lập (năm 2022) nhưng đã có chiến lược “hiệu quả” để “đánh bại người khổng lồ” là Công ty Bình Minh, thông qua một chiến lược tinh vi nhằm đạt quyền sử dụng thành phần phân biệt của thương hiệu uy tín lâu đời.
Vì hoạt động trong cùng lĩnh vực (sản xuất ống nhựa), nên rất khó (nếu không muốn nói là không thể) để Bên Bị có thể đăng ký nhãn hiệu mang yếu tố “BÌNH MINH” cho cùng loại sản phẩm, vì thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao gồm bước thẩm định nội dung đòi hỏi phải thực hiên ngay việc so sánh để đảm bảo không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký trước. Để có thể đăng ký, Bên Bị chỉ có thể nộp đơn cho nhãn hiệu không trùng/tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã đăng ký của Bên Nguyên.
Trên thực tế, Bên Bị đã nộp đơn cho nhãn hiệu “BVM, Hình”. Dù có hình dáng, cách trình bày nhang nhác giống với nhãn hiệu “BM, Hình” đã được Bên Nguyên đăng ký trước, Nhãn hiệu này không bao gồm yếu tố phân biệt “BÌNH MINH”, vì vậy khó có thể coi là tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã đăng ký của Bên Nguyên.
Để có thể sử dụng dấu hiệu “Bình Minh” trên các sản phẩm của mình, Bên Bị đã lấy tên công ty là “Bình Minh Việt”, và đã dễ dàng đăng ký doanh nghiệp dưới tên này, vì khác với thủ tục đăng nhãn hiệu, thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bao gồm bước thẩm định dấu hiệu phân biệt.
Tương tự như vậy, Bên Bị cũng thể hiện sự nhạy bén bằng cách đăng ký để lấy giấy chứng nhận quyền tác giả cho logo “BVM NHUA BINH MINH VIET”. Sau khi đăng ký và nhận giấy chứng nhận, Bên Bị cho rằng việc ghi tên doanh nghiệp và logo trên sản phẩm do mình sản xuất là hoàn toàn hợp pháp.
Trên thực tế, Bên Bị không sử dụng nhãn hiệu “BVM, Hình” có mầu đỏ như trong đơn đăng ký mà dùng mầu xanh, tương tự với mầu của nhãn hiệu “BM, Hình” của Bên Nguyên. Dù việc sử dụng nhãn mầu xanh (thay vì mầu đỏ) của Bên Bị có làm tăng khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Bên Nguyên, nhưng do không bao gồm dấu hiệu phân biệt chính của Bên Nguyên là “Bình Minh”, nên nếu chỉ so sánh riêng hai nhãn hiệu trên, thì vẫn rất khó để có thể khẳng định được chúng tương tự gây nhầm lẫn.
Dù theo thực tiễn áp dụng hiện hành về đánh giá tương tự gây nhầm lẫn, việc in dấu hiệu “BÌNH MINH VIỆT” lên sản phẩm ống nhựa phải bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ của Công ty Bình Minh, chiến lược đăng ký nhiều đối tượng SHTT khác nhau với nhiều biến thể khác nhau của Công ty Bình Minh Việt đã chứng minh phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho công ty này giành chiến thắng ở cả hai cấp xét xử trong bối cảnh hiểu biết về SHTT ở Việt Nam còn hạn chế.