Logo biểu tượng của Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc: Vụ phản đối thành công yêu cầu loại trừ bảo hộ của Cục SHTT trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Vào tháng 7 năm 2019, Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “” theo đơn đăng ký nhãn hiệu của Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc (Korea Ginseng Corp.) cho các nhóm 05, 29, 30, 32, tuy nhiên theo thông báo, nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, trong khi đó một số yếu tố của nhãn hiệu không được bảo hộ riêng.

Không đồng ý với việc loại trừ bảo hộ của Cục SHTT đối với các yếu tố (1) “” (mà Cục SHTT gọi là “hình âm dương”), (2) “” (ký tự chữ Trung Quốc có phiên âm là “Cheong Kwan Jang”), và (3) “hình củ sâm”, Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc đã đề nghị Công ty TNHH Quốc tế D&N tư vấn và nộp công văn phản đối ý kiến loại trừ bảo hộ riêng của Cục đối với các yếu tố nêu trên của nhãn hiệu, với các lập luận chính như sau:

• Các phần hình “” và “hình củ sâm” của nhãn hiệu là các thiết kế đồ họa sáng tạo, ấn tượng và rất đặc biệt, mà không phải là hình thức thể hiện hay hình ảnh thông thường của biểu tượng “Âm dương” và củ hay thân cây nhân sâm;
• Tất cả 3 yếu tố nêu trên của nhãn hiệu đã được sử dụng độc lập cũng như cùng với nhau với tư cách là các nhãn hiệu và đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng rộng rãi trong thương mại.

Sau khi xem xét các lập luận thuyết phục của chúng tôi, vào tháng 8 năm 2020, Cục SHTT đã rút lại ý kiến loại trừ bảo hộ đối với “” và “hình củ sâm” bởi khả năng tự thân phân biệt cao của các yếu tố này, nhưng Cục SHTT vẫn giữ nguyên yêu cầu loại trừ bảo hộ đối với phần chữ Trung Quốc “” bởi theo Cục SHTT nhận định, các tài liệu, chứng cứ mà chủ đơn cung cấp chưa đủ để chứng minh dấu hiệu này đã được sử dụng rộng rãi và qua đó đạt được khả năng phân biệt của một nhãn hiệu.

Bình luận

Tại thời điểm vụ việc diễn ra, việc nộp công văn phản đối yêu cầu loại trừ bảo hộ của Cục SHTT vẫn là một thủ tục mới được chính thức cho phép theo quy định của Thông tư 01 mới sửa đổi.

Hiện nay vẫn chưa có quy định hay hướng dẫn cụ thể nào liên quan đến việc áp dụng điều kiện loại trừ bảo hộ đối với một phần/yếu tố thành phần của nhãn hiệu đăng ký. Trong hầu hết các trường hợp, vấn đề này chủ yếu phụ thuộc vào quan điểm và quyền quyết định của thẩm định viên. Theo thực tiễn hiện nay, yêu cầu loại trừ bảo hộ sẽ được ghi trong văn bằng bảo hộ (và đăng bạ quốc gia) dưới hình thức rất đơn giản, ví dụ: “không bảo hộ riêng hình âm dương, phần chữ Hán và hình củ sâm”. Việc ghi chú đơn giản như vậy có khả năng dẫn đến các quan điểm không thống nhất và gây khó khăn trong việc xác định chính xác phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu cũng như thực thi quyền đối với nhãn hiệu. Điển hình như, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có xu hướng hiểu rằng các yếu tố hình nêu trên trong nhãn hiệu chỉ bị loại trừ bảo hộ ở dạng/mô típ cơ bản/thông thường, còn hình thức thể hiện sáng tạo, đặc biệt riêng có của các yếu tố như trong nhãn hiệu đã đăng ký thì vẫn phải được bảo hộ. Trong khi đó, một bên thứ ba lại hiểu theo hướng đơn giản đúng như ngôn từ ghi nhận trên văn bằng bảo hộ rằng tất cả các hình “được gọi tên” trong phần ghi chú loại trừ bảo hộ là không được bảo hộ, bất kể hình thức thể hiện hay thiết kế của chúng ra sao, và theo đó có thể cho rằng họ có quyền tự do sao chép các phần hình bị loại trừ bảo hộ đó để đăng ký và sử dụng dưới tên mình.

Một thực tế đáng lưu ý là trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, đại diện sở hữu công nghiệp và/hoặc chủ đơn nhiều khi không mấy chú ý tới yêu cầu loại trừ bảo hộ được nêu trong Thông báo dự định cấp văn bằng của Cục SHTT, dẫn đến hậu quả chủ đơn mất quyền phản đối việc loại trừ đó. Trên thực tế, trong nhãn hiệu  của chính chủ đơn này (đã đăng ký năm 2009 thông qua một đại diện SHCN khác), Cục SHTT cũng đã áp điều kiện loại trừ bảo hộ đối với phần hình “”, nhưng rất đáng tiếc, có lẽ thời điểm đó chủ đơn đã không có ý kiến phản đối. Bởi vậy, với việc bảo vệ thành công các dấu hiệu mang tính biểu tượng (“” và “hình củ sâm”) của nhãn hiệu trong vụ việc mới đây, chúng tôi đã giúp cho khách hàng – Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc – lấy lại và duy trì quyền độc quyền của mình đối với các dấu hiệu mang tính biểu tượng là yếu tố cấu thành nên thương hiệu hàng đầu của doanh nghiệp mà Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc đã dày công đầu tư, xây dựng suốt hơn nửa thế kỷ qua.