“MARCO POLO”: Chuyển nhượng nhãn hiệu tương tự với tên thương mại của bên chuyển nhượng
Vừa qua, DNI đã giúp cho một khách hàng vượt qua thông báo từ chối của Cục SHTT đối với đơn yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu tại Việt Nam vì lý do việc chuyển nhượng nhãn hiệu bị coi là gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ.
Sự việc
Đầu năm 2020, khách hàng Wharf Hotels Management Limited, một công ty quản lý khách sạn nổi tiếng của Hồng Kông, đã ủy quyền cho DNI tiến hành ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu “MARCO POLO” đã đăng ký tại Việt Nam, trong đó Bên chuyển nhượng là Marco Polo Hotels Management Limited.
Tuy nhiên, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) đã ra thông báo nêu rằng việc chuyển nhượng nhãn hiệu nêu trên cho Bên nhận chuyển nhượng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc dịch vụ, vì nhãn hiệu có chứa yếu tố “MARCO POLO” trùng với Tên thương mại của Bên chuyển nhượng. Cục SHTT cũng nêu, để việc chuyển nhượng không gây nhầm lẫn về nguồn gốc dịch vụ thì người nộp đơn cần bổ sung các tài liệu thuộc một trong các tình huống dưới đây để chứng minh:
- Bên chuyển nhượng chuyển cho Bên nhận toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó; hoặc
- Bên chuyển nhượng loại bỏ các ngành nghề kinh doanh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu và việc loại bỏ đó phải được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc
- Bên chuyển nhượng đã giải thể, không còn tồn tại sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu và phải bổ sung được các tài liệu chứng minh; hoặc
- Bên chuyển nhượng đã thay đổi tên sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng sao cho không còn chứa yếu tố trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được chuyển nhượng và việc thay đổi này phải được ghi nhận vào VBBH.
Trong vụ việc này, khách hàng thấy rằng không có tình huống nào trong số đã nêu phù hợp với tình hình của họ. Do đó, khách hàng đã tin tưởng và ủy quyền cho chúng tôi nêu ý kiến trả lời thông báo từ chối của Cục SHTT, kèm theo Bản tuyên bố và các tài liệu pháp lý khác để thuyết phục Cục SHTT rằng việc chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ không gây nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ.
Sau khi xem xét các lập luận trả lời và tài liệu chúng tôi đã nộp, vào tháng 12 năm 2021, cuối cùng Cục SHTT đã chấp nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu của khách hàng.
Bình luận
Theo quy định và thực tiễn thẩm định nhãn hiệu ở Việt Nam, nếu nhãn hiệu có chứa yếu tố trùng hoặc tương tự với tên thương mại của Bên chuyển nhượng, thì việc chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ bị coi là gây nhầm lẫn cho công chúng về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ, và rơi vào trường hợp bị cấm theo Luật Sở hữu trí tuệ. Vụ việc chúng tôi nêu ra ở đầy là một trong số các vụ đầu tiên mà Cục SHTT áp dụng Quy chế Thẩm định hợp đồng chuyển giao quyền SHCN của Cục – quy chế mới lần đầu tiên được công bố và có hiệu lực từ cuối tháng 12 năm 2020. Với quy chế này, Cục SHTT đã văn bản hóa và thắt chặt một số quy định liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu.
[Để xem thêm thông tin về quy định hạn chế chuyển nhượng nhãn hiệu ở Việt Nam, vui lòng click vào ĐÂY để đọc bài viết liên quan của chúng tôi về chủ đề này.]
Không giống như một số quốc gia khác có quy định rõ ràng về việc “các bên liên quan tự chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ bảo đảm rằng việc chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ không gây ra sự lừa dối hay nhầm lẫn cho công chúng (ví dụ như Úc, Cam-phu-chia, v.v.), Luật SHTT của Việt Nam có một số quy định chung về hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, và Cục SHTT, bằng Quy chế của mình, đã lựa chọn chủ động áp dụng một số yêu cầu và điều kiện khắt khe để thẩm định yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu. Theo đó, ở Việt Nam, việc chuyển nhượng một nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ nhưng thậm chí chưa bao giờ được sử dụng trong thương mại cũng vẫn bị coi là có khả năng gây nhầm cho người tiêu dùng chỉ bởi vì nhãn hiệu đó có chứa yếu tố trùng hoặc tương tự với “tên thương mại” của Bên chuyển nhượng.
Bên cạnh đó, bằng Quy chế hiện hành, Cục SHTT có vẻ đã tự động coi tên của chủ văn bằng nhãn hiệu chính là tên thương mại của chủ thể này; sự biến đổi này là bất hợp lý bởi tên đăng ký của chủ văn bằng không chắc đã là tên thương mại của họ và cũng không phải là một đối tượng quyền SHCN theo luật. Về vấn đề này, chúng tôi được biết, trong bản dự thảo Nghị định mới hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Luật SHTT mới sửa đổi, Cục SHTT đang đề xuất thêm vào một số quy định để luật hóa việc chuyển nhượng nhãn hiệu bị coi là gây nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ “nếu nhãn hiệu được chuyển nhượng có chứa yếu tố trùng hoặc tương tự với tên thương mại hoặc tên đầy đủ của bên chuyển nhượng.”
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thay đổi về quy định và thực tiễn chuyển giao quyền SHTT ở Việt Nam trong các bài viết tới đây.