Sky v. Skymax: Phản đối thành công đơn đăng ký nhãn hiệu nộp sau dựa trên căn cứ nhãn hiệu đã đăng ký trước

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N (“DNI”) đã phản đối thành công đơn đăng ký nhãn hiệu “skymax” cho nhóm 9, tiếp tục bảo vệ độc quyền sử dụng nhãn hiệu “SKY” của Sky International AG tại Việt Nam.

Sự việc

Công ty Sky International AG, khách hàng của DNI, là chủ sở hữu của nhãn hiệu “SKY” được bảo hộ tại Việt Nam cho các sản phẩm và dịch vụ thuộc nhóm 9, 36, 38, 41 và 42 theo một đăng ký quốc tế từ năm 2007. Năm 2018, công ty phát hiện đơn đăng ký nhãn hiệu “skymax” của một cá nhân Việt Nam cho nhóm 09 và đề nghị DNI cho ý kiến tư vấn.

Nhận định nhãn hiệu “skymax” này có sự tương tự cao, có khả năng gây nhầm lẫn và gây ảnh hưởng tới uy tín của nhãn hiệu đang được bảo hộ “SKY” của khách hàng, DNI đã tư vấn và đại diện cho Sky International AG nộp đơn phản đối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “skymax” với các lập luận chính là: (i) mặc dù là một từ tự tạo, nhưng dễ thấy nhãn hiệu này được tạo thành bởi 2 từ tiếng Anh là “sky” và “max”, trong đó “max” được coi là mô tả cho các sản phẩm đăng ký nên là thành phần yếu, trong khi  đó “sky” là thành phần chủ đạo mang lại khả năng phân biệt cho nhãn hiệu lại trùng với nhãn hiệu đang được bảo hộ “SKY”; và (ii) các sản phẩm mang nhãn hiệu “skymax” nêu trong đơn tương tự với các sản phẩm mang nhãn hiệu “SKY” được bảo hộ của Sky International AG; do đó, việc song song tồn tại hai nhãn hiệu cho các sản phẩm cùng loại/tương tự sẽ làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng có mối quan hệ giữa hai nhãn hiệu và/hoặc các sản phẩm mang các nhãn hiệu này có cùng một nguồn gốc.

Sau ba năm rưỡi xem xét vụ việc, Cục SHTT đã chấp nhận ý kiến phản đối của chúng tôi; theo đó, tháng 7/2021 Cục SHTT đã ra quyêt định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “skymax” vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SKY”.

Bình luận

Theo xu hướng thẩm định hiện nay, trường hợp một nhãn hiệu chữ mặc dù được coi là từ tự tạo nhưng thực chất được tạo thành bởi sự kết hợp đơn giản (ghép nối) giữa một từ là yếu tố chủ đạo có khả năng phân biệt với một từ không có khả năng phân biệt, nếu yếu tố chủ đạo đó trùng với một nhãn hiệu đăng ký trước cho các sản phẩm/dịch vụ trùng hoặc tương tự thì sẽ bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nộp trước này. Đây là điều mà các cá nhân, tổ chức cần lưu ý khi sáng tạo, thiết kế nhãn hiệu mới cho mình.

Ngoài ra, kể cả khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã xác lập được độc quyền đối với nhãn hiệu của mình, thì việc chủ động thường xuyên theo dõi, phát hiện và kịp thời nộp yêu cầu phản đối các đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự của các chủ thể khác vẫn luôn là một việc cần thiết phải làm. Bởi lẽ, với số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu mới rất lớn và tăng thêm hằng năm, việc sai sót hay bỏ lọt nhãn hiệu đối chứng trong quá trình thẩm định của Cục SHTT là điều không tránh khỏi; theo đó có thể dẫn đến sự bảo hộ song song các nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn, thu hẹp độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, thậm chí làm giảm sút uy tín của thương hiệu.