Vụ hủy hiệu lực các nhãn hiệu “KGC & hình” và “CHEONG KWAN JANG & hình”: HỦY BỎ NHÃN HIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI ĐỘNG CƠ KHÔNG TRUNG THỰC

Vào năm 2017, sau một “cuộc chiến đấu” kéo dài gần 8 năm, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc hủy bỏ hiệu lực ba (3) đăng ký nhãn hiệu gồm nhãn hiệu “KGC & hình”, “CHEONG KWAN JANG & hình”, và “Hình 1 chữ Trung quốc” của Công ty cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Việt Nam (“VIMATCORP”), với lý do các nhãn hiệu này đã được nộp đơn đăng ký với động cơ không trung thực.

Sự việc

Tổng công ty Nhân sâm Hàn Quốc (Korea Ginseng Corp., tên viết tắt là “KGC”) là chủ sở hữu nhiều đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cho các sản phẩm liên quan đến nhân sâm, thực phẩm chức năng thuộc các nhóm 5, 29, 30, 31, 32…, trong đó có nhãn hiệu hình “” được cấp văn bằng bảo hộ số 25924 ngày 15/12/1997, nhãn hiệu “” (CHEONG KWAN JANG thể hiện bằng ký tự tiếng Trung Quốc) được cấp văn bằng bảo hộ số 25923 ngày 15/12/1997. Đồng thời, trong thực tiễn kinh doanh suốt nhiều năm tại nhiều thị trường trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam, Công ty KGC còn sử dụng các nhãn hiệu ,  và ba chữ cái “KGC” như một nhãn hiệu và tên thương mại của mình.

Ngày 22/12/2006, Công ty KGC đã ký hợp đồng phân phối với VIMATCORP, qua đó ủy quyền cho VIMATCORP làm nhà phân phối các sản phẩm của Công ty KGC tại thị trường Việt Nam. Theo thỏa thuận của hợp đồng này, VIMATCORP chỉ được phép thành lập một cửa hàng có tên gọi “Cheong Kwan Jang” để bán các sản phẩm cho khách hàng trong thời hạn hợp đồng là 2 năm; sau khi hợp đồng này chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, VIMATCORP cũng không được sử dụng bất kỳ một đối tượng sở hữu trí tuệ (“SHTT”) nào gây nhầm lẫn với các đối tượng SHTT của Công ty KGC.

Tuy nhiên, vào các ngày 27/8/2007, 28/8/2007, 19/9/2007, VIMATCORP đã lần lượt nộp 3 đơn đăng ký các nhãn hiệu “KGC & hình”, “CHEONG KWAN JANG & hình” và “Hình và chữ Trung quốc” cho các sản phẩm, dịch vụ nhóm 5 và 35 đều liên quan đến nhân sâm, về sau được Cục SHTT cấp các văn bằng bảo hộ số 110160, 109960 và 116098, gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã đăng ký trước, các nhãn hiệu được sử dụng trước cũng như tên thương mại đã được sử dụng rộng rãi của Công ty KGC.

Sau khi phát hiện 3 văn bằng bảo hộ dưới tên VIMATCORP nêu trên xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lần lượt vào năm 2009 và 2014, Công ty KGC đã thông qua Công ty TNHH Quốc tế D&N nộp các yêu cầu hủy bỏ hiệu lực 3 nhãn hiệu của VIMATCORP. Trong quá trình theo đuổi yêu cầu hủy bỏ hiệu lực, Công ty KGC đã nộp vào Cục SHTT rất nhiều tài liệu, bằng chứng để chứng minh hành vi nộp đơn với động cơ không trung thực của VIMATCORP, trong đó bao gồm các bằng chứng chứng minh: Công ty KGC là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của các nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi bao gồm: các nhãn hiệu “hình” , , nhãn hiệu chữ “CHEONG KWAN JANG”,  (chuyển tự của CHEONG KWAN JANG sang tiếng Trung Quốc), và “KGC” (nhãn hiệu chủ đạo đồng thời là tên thương mại của Công ty KGC); (ii) VIMATCORP đã từng là nhà phân phối của công ty KGC do đó biết rõ các nhãn hiệu kể trên thuộc sở hữu của công ty KGC và do đó (iii) VIMATCORP không có quyền nộp đơn đăng ký bất kỳ nhãn hiệu nào kể trên; việc đăng ký ba nhãn hiệu  gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu của Công ty KGC là hành vi sao chép có chủ ý của VIMATCORP, nhằm lợi dụng uy tín của các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Công ty KGC, vi phạm các cam kết giữa hai bên về quyền SHTT bởi không có sự cho phép của Công ty KGC.

Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng và nhiều lần yêu cầu các bên trong vụ việc cho ý kiến, cung cấp chứng cứ, ngày 08/11/2017, Cục SHTT đã ra quyết định chấp nhận yêu cầu của Công ty KGC (đại diện bởi Công ty TNHH Quốc tế D&N), theo đó hủy bỏ hiệu lực toàn bộ ba đăng ký nhãn hiệu số 110160, 109960 và 116098 của VIMATCORP.

Lời bình

• Khoản 3 Điều 96 của Luật SHTT hiện hành có quy định: “Thời hiệu yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn”. Thực tiễn áp dụng điều khoản này thường xảy ra tranh cãi liên quan đến xác định hành vi “không trung thực” (bad faith) khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, do khái niệm này không được quy định rõ trong Luật SHTT hoặc trong các văn bản dưới luật. Một số vụ giải quyết các yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu với lý do nộp đơn không trung thực đã bị kéo dài do có sự không thống nhất quan điểm giữa người yêu cầu hủy bỏ hoặc người bị yêu cầu hủy bỏ văn bằng với Cục SHTT hoặc giữa các đương sự với nhau.

• Trong vụ việc nêu trên, từ suốt năm 2009, 2014 cho đến đầu năm 2017, mặc dù Công ty KGC đã cung cấp rất nhiều tài liệu, bằng chứng để chứng minh các nhãn hiệu của công ty đã được sử dụng và biết đến rộng rãi nhưng Cục SHTT vẫn lưỡng lự trong việc đánh giá chứng cứ để đưa ra quyết định. Phải đến khi Công ty KGC phối hợp cùng các cơ quan hữu quan như Cục SHTT Hàn Quốc (KIPO) và Cục quản lý thị trường Việt Nam (MSA) tổ chức một số cuộc hội thảo đáng chú ý về phân biệt hàng thật, hàng giả tại Việt Nam vào tháng 7/2017 với sự tham gia của đại diện Cục SHTT, thì Cục SHTT mới nhìn nhận một cách rõ ràng về uy tín cũng như sự nổi tiếng của thương hiệu và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, để từ đó có sự lưu tâm và đánh giá chính xác hơn, nhanh chóng hơn trong quá trình xem xét các yêu cầu của Công ty KGC.

Cuối cùng, sau một thời gian dài cân nhắc, Cục SHTT nhất trí với các lập luận và bằng chứng xác thực mà Công ty TNHH Quốc tế D&N đưa ra, cụ thể là VIMATCORP  không có quyền đăng ký nhãn hiệu theo quy định tại Điều 87.2 và 87.7 của Luật SHTT (bao gồm cả các nhãn hiệu có chứa thành phần là nhãn hiệu thuộc sở hữu của Công ty KGC đã được bảo hộ tại Việt Nam hoặc đã được sử dụng rộng rãi, được nhiều người biết đến); do đó hoàn toàn có cơ sở khẳng định việc VIMATCORP nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu trong trường hợp này là hành vi không trung thực.

Vụ việc nêu trên có thể được coi là một ví dụ điển hình về rủi ro trong kinh doanh đối với các cá nhân/tổ chức khi mà Chủ sở hữu thực thụ không kịp thời tiến hành thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của mình, dẫn đến việc nhãn hiệu bị đại lý cũ/đối tác cũ đăng ký chiếm đoạt. Do đó, để hạn chế rủi ro này, các cá nhân và tổ chức nên xem xét việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại thị trường mục tiêu càng sớm càng tốt, nhất là ở Việt Nam nơi Luật SHTT áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.