Vụ kiện giữa Công ty Marvel Characters (Hoa Kỳ) và Cục SHTT liên quan đến nhãn hiệu X-MEN

---

Vừa qua, vụ Công ty Marvel Characters (Hoa kỳ) kiện Cục Sở Hữu trí tuệ về việc cấp đăng ký nhãn hiệu X-MEN và hình cho một công ty Việt Nam đã thu hút sự chú ý đáng kể của dư luận. Mặc dù kết quả Cục Sở hữu trí tuệ thắng kiện không có gì đáng ngạc nhiên, vụ án này vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, và cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp tích cực để nâng cao trình độ chuyên môn của các thẩm phán trong lĩnh vực mới mẻ và đặc thù này.

Nguyên đơn trong vụ kiện là Công ty Marvel Characters Inc., Hoa Kỳ (“Công ty Marvel”), một công ty sản xuất phim hoạt hình giải trí nổi tiếng toàn thế giới, là chủ sở hữu bản quyền tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có X-Men, tác phẩm về các nhân vật đột biến gien có khả năng siêu phàm được công chúng yêu thích. Công ty Marvel cũng là chủ sở hữu của nhãn hiệu “X-MEN” được đăng ký tại nhiều nước khác nhau trên thế giới, trong đó có đăng ký tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) số 11455 do Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”) cấp ngày 07/04/1994 cho các sản phẩm thuộc các nhóm 09, 15, 22 và 28.

Bị đơn là Cục SHTT, cơ quan đã ra Quyết định số A05811/QĐ-ĐK ngày 08/06/2005 cấp GCN ĐKNH “X-MEN, hình” cho Công ty TNHH Hàng gia dụng Quốc tế (“Công ty Hàng gia dụng”) cho các sản phẩm thuộc nhóm 03. Công ty Hàng gia dụng là bên có quyền và lợi ích liên quan trong vụ kiện này.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/06/2003, Công ty Hàng gia dụng đã nộp cho Cục SHTT đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 4-2003-05427. Sau thời gian xét nghiệm, ngày 08/06/2005 Cục SHTT đã cấp đăng ký nhãn hiệu “X-MEN, hình” cho Công ty Hàng gia dụng cho “các sản phẩm hoá mỹ phẩm gia dụng” thuộc nhóm 03.

Ngày 08/08/2006 Công ty Marvel nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu “X-MEN, hình” của Công ty Hàng gia dụng, với lý do tại thời điểm nộp đơn, nhãn hiệu này không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, vì: (i) trùng với nhãn hiệu nổi tiếng “X-MEN” của Công ty Marvel (vi phạm điều 6.1.e, Nghị định 63/CP); (ii) trùng với tên, biểu tượng nhân vật của Công ty Marvel (vi phạm điều 6.1.h, Nghị định 63/CP); và (iii) lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu và các nhân vật X-MEN của công ty Marvel trong quảng cáo và tiếp thị nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng (vi phạm điều 6.2.d, Nghị định 63/CP).

Tuy nhiên, yêu cầu nói trên của Công ty Marvel đã bị Cục SHTT bác bỏ theo quyết định số 93/QĐ-SHTT ngày 22/01/2008. Không đồng ý với quyết định của Cục SHTT, Công ty Marvel tiếp tục nộp đơn khiếu nại lên Bộ Khoa học Công nghệ, nhưng cũng bị Bộ Khoa học và Công nghệ bác đơn theo Quyết định số 1428/QĐ-BKHCN ngày 11/07/2008.

Do vậy, Công ty Marvel đã khởi kiện Cục SHTT ra tòa về việc ra quyết định cấp GCN ĐKNH bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” cho Công ty Hàng gia dụng, và đơn khởi kiện đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý số 08/2010/TLST-HC ngày 08/10/2010.

Ngày 29/03/2013 Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân TP Hà nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính với sự có mặt của đại diện của nguyên đơn là Công ty Marvel, bị đơn là Cục SHTT và bên có quyền và lợi ích liên quan là Công ty Hàng gia dụng.

Sau khi xem xét ý kiến của các bên, Hội đồng xét xử Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Bản án sơ thẩm số 03/2013/HCST ngày 29/03/2013 bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Marvel, quyết định giữ nguyên hiệu lực GCN ĐKNHsố 63481 bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” đối với các sản phẩm nhóm 03 của Công ty Hàng gia dụng.

Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2013/HCST ngày 29/3/2013 không bị kháng cáo nên đã có hiệu lực pháp luật.

Cho đến nay, vẫn rất ít vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ được đưa ra tòa do có nhiều quan ngại về năng lực của các thẩm phán, cũng như tính minh bạch và hiệu quả của tòa án trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh như vậy, bất kỳ vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nào tại tòa án đều được dư luận quan tâm và thường được đón nhận như một tín hiệu lạc quan về xu hướng nâng cao năng lực và vai trò của tòa án. Một số ý kiến lạc quan hy vọng rằng các thẩm phán sẽ trở thành các “chuyên gia” sở hữu trí tuệ khi họ có điều kiện làm việc với các luật sư chuyên nghiệp trong các vụ tranh chấp thực tế như vụ án này. Điều này sẽ tạo nền móng cho việc thành lập thành công một tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Về mặt pháp lý, mặc dù có thể tòa án có đủ cơ sở để bác đơn của Công ty Marvel, đáng tiếc là các cơ sở đó đã không được trình bày một cách mạch lạc, theo hướng phân tích trực tiếp vào từng luận điểm mà Công ty Marvel đã đưa ra để làm cơ sở yêu cầu hủy nhãn hiệu “X-MEN, hình” (là điều mà Cục SHTT đã làm khi bác đơn của Công ty Marvel). Tuy vậy, từ phán quyết của Tòa án, vẫn có thể nhận thấy một số vấn đề đáng chú ý như sau:

1. Về luật áp dụng: Phán quyết của tòa án một lần nữa khẳng định lại nguyên tắc áp dụng các điều luật tại thời điểm nộp đơn để xác định hiệu lực của một nhãn hiệu, bất kể điều khoản đó có còn tồn tại hay không tại thời điểm hiệu lực của nhãn hiệu được đem ra xem xét. Như vậy, mặc dù điều 6.1.h, Nghị định 63/CP đã bị bãi bỏ kể từ khi áp dụng Luật SHTT năm 2005, điều 6.1.h này vẫn được áp dụng để xác định hiệu lực của nhãn hiệu “X-MEN, hình” nộp vào năm 2003.

2. Về mối tương quan giữa bảo hộ quyền tác giả và quyền đối với nhãn hiệu: Một vấn đề pháp lý khác được đặt ra trong vụ án này là câu hỏi: Dấu hiệu như thế nào có thể bị coi là trùng (hoặc không trùng) với “một hình tượng, nhân vật đã thuộc quyền tác giả của người khác” được quy định tại Điều 6.2.h, Nghị định 63/CP (đã bị bãi bỏ, nhưng vẫn được áp dụng trong vụ án này).

Dựa vào Điều 6.2.h nói trên, Công ty Marvel cho rằng nhãn hiệu “X-MEN, hình” của Công ty Hàng gia dụng không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ vì trùng với tên, hình ảnh nhân vật X-MEN thuộc quyền tác giả của Công ty Marvel. Nhưng theo nhận định của Hội đồng xét xử thì X-MEN của Công ty Marvel “gồm nhóm người có chứa gen X (đột biến) có khả năng khác thường chứ không phải là nhân vật cụ thể, mỗi nhân vật trong nhóm có tên gọi khác nhau, còn hình ảnh X-MEN của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế là “Người đàn ông đích thực”. Từ nhận định trên có thể suy luận rằng theo Hội đồng xét xử, Nhãn hiệu “X-MEN, hình” của Công ty Hàng gia dụng không bị coi là trùng với hình tượng, nhân vật X-MEN của Công ty Marvel, vì một bên mang hình ảnh “người đàn ông đích thực”, còn bên kia là một nhóm nhân vật có khả năng khác thường. Đáng tiếc là Bản án của Tòa đã không đưa ra lập luận rõ ràng như vậy, và cũng không trả lời trực tiếp vào câu hỏi tại sao nhãn hiệu “X-MEN, hình” của công ty Hàng dân dụng không bị coi là trùng với hình tượng, nhân vật X-Men của Công ty Marvel.

Cũng nên nhắc lại rằng, Cục SHTT trước đó đã có câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi này. Theo đó, Nhãn hiệu “X-MEN, hình” không trùng hoặc tương tự với hình ảnh nhân vật X-MEN là những người đột biết gen, vì đây là một nhãn hiệu “gồm chữ “X-MEN” viết hoa và chữ “X” cách điệu đặt trong hình tròn”.Tiếp theo, Cục SHH còn đi xa hơn trong lập luận của mình khi khẳng định: “X-MEN, hình” là nhãn hiệu hàng hóa không phải là tác phẩm, do đó không thể áp dụng quy định về xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh để xem xét, đánh giá việc bảo hộ nhãn hiệu.”

Một điều đáng lưu ý khác là cả Tòa án và Cục SHTT đều viện dẫn ý kiến của Cục Bản quyền để khẳng định “tên nhân vật không được bảo hộ”. Thế nhưng, chưa rõ có phải điều này có nghĩa là tên nhân vật của các tác phẩm nổi tiếng có thể được sử dụng một cách tự do vô điều kiện như một dấu hiệu bất kỳ nào khác hay không. Có lẽ đây là một trong các vấn đề mà các cơ quan thực thi sẽ phải làm rõ trong tương lai.

3. Về vấn đề nhãn hiệu nổi tiếng: Tương tự như trên, có thể nhận thấy rằng bản án của tòa đã không trực tiếp giải thích lý do vì sao nhãn hiệu “X-MEN” của Công ty Marvel không phải là nhãn hiệu nổi tiếng. Từ nhận định của Hội đồng xét xử chỉ có thể suy luận rằng một trong các lý do Tòa án từ chối công nhận nhãn hiệu “X-MEN” của Công ty Marvel là nhãn hiệu nổi tiếng vì các chứng cứ mà Công ty Marvel cung cấp “chưa được cơ quan chức năng xác định”. Đáng tiếc là Tòa án đã không chỉ rõ đáng ra chứng cứ đó phải được xác định bởi cơ quan chức năng nào.

Một điều khó hiểu khác là việc Hội đồng xét xử nhận định: “Cho tới thời điểm Công ty Hàng gia dụng nộp đơn, Công ty Marvel không có sản phẩm cùng loại là mỹ phẩm”, và doanh thu của Công ty Marvel cho việc bán các sản phầm mang nhãn hiệu “X-Men” đã“không chỉ rõ bao nhiêu thu từ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (nhóm 3) hay dược phẩm (nhóm 5)”. Về vấn đề này, cần nhắc lại rằng theo điều 75.3 Luật SHTT thì doanh thu bán hàng là một trong các tiêu chí để đánh giá sự nổi tiếng của nhãn hiệu, nhưng doanh thu này thường được hiểu là doanh thu thu được từ tất cả các sản phẩm thuộc bất kỳ nhóm nào mang nhãn hiệu đó. Vì vậy, chưa rõ vì sao Tòa án lại cho rằng để được coi là nổi tiếng thì nhãn hiệu X-Men của Công ty Marvel phải được sử dụng cho“sản phẩm cùng loại” thuộc nhóm 03, và doanh thu cũng phải phân định rõ phần thu được từ bán các “sản phẩm cùng loại”.

Cũng cần nói thêm, Cục SHTT trước đó đã có phân tích rõ hơn về lý do tại sao từ chối công nhận sự nổi tiếng của nhãn hiệu X-Men của Công ty Marvel. Cụ thể, theo Cục SHTT, các bằng chứng mà Công ty Marvel đưa ra không chứng minh được rằng “người tiêu dùng Việt Nam thực sự biết đến nhãn hiệu X-Men” như yêu cầu của điều 4.20 Luật SHT. Đáng tiếc là Tòa án đã không xem xét và đưa ra nhận định trực tiếp về khía cạnh này.

4. Về vấn đề cạnh tranh không lành mạnh (điều 6.2.d.): Có thể nói là trong 3 luận điểm mà Công ty Marvel đưa ra làm cơ sở cho yêu cầu hủy nhãn hiệu “X-MEN, hình” của Công ty Hàng gia dụng, thì đây là luận điểm duy nhất có được nhận định trực tiếp từ bản án của tòa. Cụ thể, Hội đồng xét xử nhận định: “không có căn cứ chứng minh là Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế không trung thực và lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu “X-Men” của Công ty Marvel” vì Công ty Marvel không cung cấp được tài liệu quảng cáo về việc Công ty Hàng gia dụng sử dụng hình ảnh diễn viên điện ảnh Brad Pitt cũng như biểu tượng kèm theo dòng chữ Hollywood để quảng cáo sản phẩm, như đã viện dẫn. Tòa án đã có hai công văn gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị thu thập chứng cứ của Công ty Marvel nhưng không đạt kết quả. Mặt khác, Công ty Marvel không có chứng cứ chứng minh quyền của mình đối với hình ảnh diễn viên điện ảnh Brad Pitt cũng như biểu tượng kèm theo dòng chữ Hollywood.